Hogere voorziening ingesteld op 20 juni 2011 door Deichmann SE tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 13 april 2011 in zaak T-202/09, Deichmann SE/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

(Zaak C-307/11 P)

2011/C 269/49

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Deichmann SE (vertegenwoordiger: O. Rauscher, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

Middelen en voornaamste argumenten

De onderhavige hogere voorziening is gericht tegen het arrest van het Gerecht waarbij rekwirantes vordering tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 3 april 2009 tot afwijzing van rekwirantes aanvraag voor inschrijving van een beeldmerk dat een afgeronde hoek met stippellijnen weergeeft, is afgewezen. De bescherming van het merk werd voor de klassen 10 („orthopedische schoenen”) en 25 („schoenen”) van de Overeenkomst van Nice aangevraagd.

Het bestreden arrest schendt artikel 7, lid 1, sub b, en artikel 74, lid 1, eerste alinea, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening inzake het gemeenschapsmerk”).

Aan dat arrest ligt de onjuiste opvatting ten grondslag dat de loutere mogelijkheid respectievelijk waarschijnlijkheid dat het aangevraagde teken wordt gebruikt op een wijze die het geen onderscheidend vermogen verleent, volstaat om vast te stellen dat het merk in zijn geheel geen onderscheidend vermogen bezit. In feite volstaat echter reeds de voor de hand liggende mogelijkheid dat het teken wordt gebruikt op een wijze die het onderscheidend vermogen verleent, om een beroep op de weigeringsgrond inzake het ontbreken van onderscheidend vermogen uit te sluiten. Dit volgt uit een vergelijking van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk met artikel 7, lid 1, sub c, van die verordening en is een inmiddels gevestigd beginsel van de rechtspraak van het Duitse Bundesgerichtshof en het Duitse Bundespatentgericht.

Bij (orthopedische) schoenen is een teken onder meer dan een herkomstaanduiding wanneer het — zoals gewoonlijk bij de etikettering van schoenen — midden achter op de schoenzool of in het karton is aangebracht. Gelet op deze voor de hand liggende gebruiksmogelijkheden kan de stelling van het Gerecht dat het aangevraagde merk bestond in de weergave van een bestanddeel van de waar zelf, niet worden aanvaard.

Het Gerecht is bovendien in casu niet ingegaan op de algemeen bekende, door rekwirante uiteengezette etiketteringspraktijk op het gebied van sport- en vrijetijdsschoenen, hoewel het daartoe op grond van het in artikel 74, lid 1, eerste alinea van de verordening inzake het gemeenschapsmerk gecodificeerde beginsel van ambtshalve onderzoek verplicht was.

Tot slot kon het Gerecht niet vaststellen dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen had op grond dat het aan rekwirante stond om aan de hand van concrete en gefundeerde gegevens uiteen te zetten dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezat.